S’il n’existe pas de créations ex nihilo dans le monde de la mode, l’époque actuelle témoigne d’une particulière tendance à la réutilisation et au détournement[1]. Parallèlement aux honnêtes volontés de recyclage, la tendance de l’upcycling secoue le droit. Réaction avant tout populaire à la fast fashion, cette pratique peut aujourd’hui se définir comme la réutilisation ou l’embellissement d’un article vestimentaire ou d’un accessoire faisant déjà l’objet de droits de marque ou de droits d’auteur. Ainsi, la customisation de maroquinerie de luxe ou la réutilisation des boutons Chanel pour confectionner des bijoux de fantaisie[2] appartiennent à cette catégorie. De tels produits rencontrent de plus en plus la faveur des consommateurs, au grand dam des titulaires de marques. Une affaire brûlante illustrant cette pratique nous servira de fil rouge durant cette étude : le drop des Satan Shoes.

Pour rappel, un collectif d’art basé à Brooklyn, MSCHF, en collaboration avec l’artiste Lil Nas X, a proposé à la vente fin mars 666 paires de Nike Air Max 97 inspirées par le diable. Ces baskets sataniques, infusées de sang humain et customisées, entre autres, d’un pentagramme, se sont vendues en moins d’une minute pour le prix de $1,018 la paire[3]. Un succès ébouriffant.

Non-impliqué dans le processus à quelque titre que ce soit, Nike s’est empressé d’intenter une action devant le tribunal de district de New-York contre MSCHF, l’accusant notamment de contrefaçon de marques[4]. Concrètement, le géant du sportswear lui reprochait l’utilisation des marques Nike sans autorisation[5], prêtant à confusion les consommateurs, lesquels risquaient de croire que les Satan Shoes étaient approuvées par la marque. Cette allégation était ici étayée par la fonction première d’une marque, qui est d’éviter la confusion des consommateurs sur l’origine de biens et de services concurrents. En outre, sur le front de la dilution de la marque, Nike invoquait un boycott important de la part des consommateurs sur la croyance erronée d’une collaboration, plus ou moins étroite, entre les deux parties.

Au surplus, Nike a rapidement déposé une demande d’ordonnance d’interdiction temporaire afin de mettre un terme aux prétendues contrefaçons et dilution orchestrées par le studio MSCHF. Le jeudi 1er avril 2021, le juge fédéral a favorablement accueilli cette proposition, estimant que Nike avait suffisamment démontré une probabilité de succès importante quant au risque de confusion des consommateurs sur l’origine du produit[6].

L’affaire a soulevé un certain nombre de questions intéressantes et opportunes, au nombre desquelles figure celle que nous allons traiter. Pourquoi l’upcycling contrevient-il au droit des marques ?

L’inopérante doctrine de la première vente

Confrontés à la nécessité de concilier les droits du titulaire de droits et une libre circulation des marchandises, les législateurs, tant européens qu’américains, ont introduit une exception au droit des marques : la doctrine de la première vente (ou théorie de l’épuisement des droits de ce côté de l’Atlantique[7]). Selon cette théorie, dès leur mise sur le marché, le titulaire de marque n’a plus le droit de contrôler la revente de ses produits marqués, sauf motifs légitimes. En ce sens, le collectif MSCHF pouvait pleinement acheter des paires de basket marquées du Swoosh, et les revendre à un prix plus élevé, sans demander l’autorisation de Nike. Toujours est-il que tout n’est pas permis.

Une exception demeure. Cette doctrine ne s’applique plus lorsque le produit a été matériellement modifié. Autrement dit, on considère communément qu’en cas d’altération du produit mis sur le marché, il redevient nécessaire d’obtenir l’autorisation du titulaire de droits des marques pour proposer à la vente sa propre version, sous peine d’une action en contrefaçon.

Si l’appréhension de la modification matérielle reste très casuistique, on l’attribue généralement à celle qui affecte les décisions d’achat des consommateurs. Concrètement, la modification matérielle sera retenue, et la doctrine de la première vente écartée, si les consommateurs considèrent cette différence avec le produit original pertinente pour acheter ledit produit.

Dans l’affaire susmentionnée, les avocats de Nike prétendaient que l’encre rouge et le sang humain dans la semelle, les détails brodés sataniques et la nouvelle doublure de chaussette constituaient une altération matérielle. Ces modifications auront très probablement influencé les décisions d’achat des consommateurs, lesquels n’auraient pas dépensé $1,018 en leur absence. La doctrine de la première vente écartée, MSCHF n’aurait pu échapper à l’action en contrefaçon sur ce point.  

Ainsi, les pratiques d’upcycling qui exploitent ces altérations ne peuvent pas bénéficier de la doctrine de la première vente et se soustraire à l’autorisation du titulaire de droits de marques.

L’inaccessible exception de parodie

En marge de la doctrine de la première vente, tout usage de la marque d’autrui n’est pas nécessairement contrefaisant. Aux États-Unis, une exception de parodie a été introduite au Lanham Act en cas de fair use[8]. La jurisprudence américaine a mis en valeur trois conditions pour accorder l’exception de parodie et exclure la contrefaçon, à savoir 1) une référence à la marque originale célèbre, 2) une distanciation avec cette marque originale et 3) un message humoristique, satirique ou comique. Dès lors, toute parodie de marque ne peut être jugée licite au seul motif qu’elle est humoristique. Sa distanciation avec la marque originale demeure primordiale. Cependant, la preuve de cette distanciation devient de plus en plus délicate à l’époque où les co-branding se multiplient. A titre d’illustration, relevons le monogramme Louis Vuitton noyé sous le logo Supreme, fruit d’une collaboration entre les deux marques, ou l’imminente collection « Aria » Autonome/Hiver 2021-22 proposée par Gucci dévoilant d’étonnantes superpositions avec la marque Balenciaga.

Ainsi, dans l’affaire Chewy c. Louis Vuitton, en 2007, une cour d’appel fédérale a débouté la maison française de son action en contrefaçon à l’encontre d’un upcycler qui avait détourné sa marque pour l’apposer sur des accessoires pour animaux de compagnie imitant les célèbres sacs Vuitton[9]. La distanciation certaine avec la marque originale empêchant toute confusion dans l’esprit du public, l’usage purement parodique fut ici retenu pour écarter la contrefaçon.

Concernant le drop des Satan Shoes, la référence à la marque originale, Nike, était très claire. Un message satirique, à savoir la critique de la culture de Nike prônant une surconsommation de sneakers, pourrait sans doute être retenu. En revanche, la preuve d’une distanciation avec la marque célèbre semblerait très délicate, voire impossible, à apporter. Le cas échant, ce dernier point aurait très certainement fait défaut à MSCHF, lui empêchant de bénéficier de l’exception de parodie.

En Europe, les textes n’introduisent pas d’exception de parodie en droit des marques, à la différence du droit d’auteur. Certains tribunaux, particulièrement en France, sont dès lors venus rattacher une telle exception à la condition d’usage dans la vie des affaires. L’utilisation parodique d’une marque ne serait pas une contrefaçon dès lors qu’elle n’est pas utilisée dans la vie des affaires[10]. Cependant, l’upcycling ne constitue pas une parodie mais interagit sur un réel marché économique, privant d’effet cette exception jurisprudentielle.

L’équilibre stratégique des titulaires de droits

L’affaire des Satan Shoes permet de mettre en lumière l’équilibre stratégique, souvent complexe, que les marques doivent prendre en compte lorsqu’il s’agit de faire respecter leurs droits de marque face à l’upcycling. Il leur appartient de distinguer les affaires qui méritent une action en justice de celles qu’il vaut mieux laisser courir sans leur donner de publicité supplémentaire. En effet, outre les mérites juridiques d’un procès, ignorer le problème est probablement la stratégie la plus largement employée. Ainsi, en 2019, face au drop des baskets Jésus[11], également proposées par MSCHF, Nike n’avait pas intenté de poursuites judiciaires. L’entreprise avait effectivement estimé que peu de paires avaient été vendues et que guère plus de réactions négatives avaient été manifestées, n’associant d’ailleurs pas la marque Nike à un sujet aussi chargé que le satanisme.

De la même manière, Nike, n’a pas intérêt à opposer de tels arguments juridiques aux entreprises qui vendent ses baskets customisées en petite quantité, au risque d’une avalanche d’impopularité auprès des consommateurs.

En l’espèce, quelques jours après l’ordonnance du juge, un règlement amiable est intervenu entre les deux parties, ayant trouvé un terrain d’entente dans lequel MSCHF initie un rappel volontaire des baskets à leur prix de détail d’origine afin de les retirer de la circulation.

En dépit de bouclier en droit des marques, la pratique de l’upcycling s’apparentait-elle à une œuvre d’art singulière méritant protection à son tour ?

 

Marine Gentil

Comité éditorial de l’IPMode

 

[1] « Le luxe se recycle », Sophie Abriat, Le Monde, publié le 31 août 2020.

[2] « Chanel is suing an accessories company over jewelry made from authentic logo-bearing buttons », The Fashion Law, publié le 15 février 2021.

[3] Pour en savoir plus : « Goutte de sang, références au diable : les Satan Shoes du rappeur Lil Nas X font scandale aux Etats-Unis », Le Monde, publié le 30 mars 2021,  https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2021/03/30/goutte-de-sang-references-au-diable-les-satan-shoes-du-rappeur-lil-nas-x-font-scandale-aux-etats-unis_6075010_4832693.html.

[4] La plainte est disponible en ligne :  https://www.thefashionlaw.com/nike-inc-v-mschf-product-studio-inc-complaint/.

[5] A savoir, notamment, la marque verbale ‘Nike’ et la marque figurative représentant l’emblématique Swoosh.

[6] L’ordonnance est disponible en ligne : https://www.thefashionlaw.com/nike-inc-v-mschf-product-studio-inc-tro/.

[7] Article 15, Directive (UE) 2°15/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte).

[8] 15 U.S. Code, §1125 (c) (3) (ii).

[9] Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007) : M. Malaurie-Vignal et S. Legrand, « Propriétés intellectuelles et parodie à des fins commerciales dans le secteur de la mode », Prop. Indus., Déc. 2017, n°32.

[10] Civ., 1ère, 8 avril 2008, n°07-11251, Areva c. Greenpeace.

[11] « Nike wants temporary restraining order in Satan Shoes case, alludes to action over Jesus Shoes », The Fashion Law, publié le 1er avril 202.